판례소개 | NoBrand 사건

비록 사전에 등재되어 식별력이 없는 것처럼 보이더라도” 상표 판례 사건을 하나 소개합니다.

특허법원 2019. 3. 29 선고 2018허5631 판결

1. 사실관계

원고는 이 사건 출원상표에 대해 2016. 7. 11.에 상품류구분 제16류 화장지 등을 지정상품으로 하여 상표출원을 하였으나, 선등록상표와 유사하다는 이유로 2017. 2. 23. 거절결정되었고, 이에 불복하여 거절결정불복심판을 청구하였으나 기각되자 특허법원에 심결취소의 소를 제기하였다. 한편 선등록상표의 상표권자는 소송절차에 피고보조참가인으로 보조참가를 했다. 원고는 선등록상표의 문자부분인 ‘No Brand’는 ‘상표(브랜드)를 붙이지 않고 포장비 및 광고비 등의 원가를 줄여 저렴한 가격에 판매하는 상품’을 의미하는 일반적인 용어이므로 성질표시 표장으로 자타상품의 식별력이 없다고 주장하였다. 그러므로 도형 부분이 강조되는 전체 관찰로 대비한다면 양 상표는 유사하지 않다는 주장이었다.

2. 판시사항

(1) 양 상표의 외관은 유사하지 않으나 양 상표의 요부는 모두 ‘NO BRAND’ 또는 ‘No Brand’라고 봄이 상당하다. 이 경우 양자는 그 호칭 및 관념이 유사하다.

(2) 증거 및 변론 전체의 취지를 종합해 보면, ‘NO BRAND’ 또는 ‘No Brand’는 ‘아니요‘’, ‘어떤 …도 없는’, ‘금지’ 등의 뜻을 가지는 영어단어 ‘no’와 ‘상표’를 뜻하는 영어 단어 ‘brand’가 결합된 조어에 불과하여 상품의 속성 및 특성을 직접적으로 나타내는 판매 상품의 성질표시에 해당한다거나 사회통념상 공익상으로 보아 특정인에게 그 사용을 독점시키는 것이 적합하지 않다고 볼 수 없다.

(3) 이 사건 출원상표는 선등록상표와 외관이 다르기는 하나, 요부가 ‘NO BRAND’ 또는 ‘No Brand’로 유사하여 그 호칭 및 관념이 동일하다. 따라서 양 표장이 유사한 상품에 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인, 혼동을 일으킬 염려가 있으므로 서로 유사하다.

3. 참조판례

상표의 구성 부분이 식별력이 없거나 미약한지 여부는 그 구성 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 한다(대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결 등).

4. 판결의 요지

(1) 인터넷 국어·영어 사전, 사회복지학사전, 경제용어사전, 두산백과 등에서 ‘노브랜드 상품’ 또는 ‘노브랜드’에 대하여 ‘원가를 줄이기 위하여 포장을 간소화하거나 상표를 붙이지 않고 파는 상품’ 또는 ‘상표가 붙어 있지 않은’ 등을 뜻하는 것으로 설명 되어 있기는 하다. 그러나 ‘노브랜드’ 또는 ‘no brand’ 등이 국립어학원이 발행한 ‘표준국어대사전’에 등재되어 있지 않고, 이외에 영어사전 등에 등재되었음을 인정할 자료가 없다.

(2) 오히려 영어사용권 국가인 미국, 호주 등에서 2017년도에 ‘NOBRAND’ 등이 상표로 등록되기도 하였다.

(3) 피고 보조참가인은 2015. 4. 두루마리 화장지에 ‘No Brand’를 처음으로 사용한 이래 2018. 11. 기준으로 이 사건 출원상표의 지정상품과 관련하여 화장지, 물티슈, 세정티슈, 미용티슈 등 9개 제품에 선등록상표를 사용하여 판매하고 있고, 2017. 12.까지의 누적 매출액이 약 298억 원에 이르고 있다. 따라서 ‘NO BRAND’ 또는 ‘No Brand’는 화장지류에 관하여 피고 보조참가인의 상품을 표시하는 것으로 널리 인식되어 있는 것으로 보인다.

(4) 따라서 이 사건 출원상표 및 선등록상표 중 ‘NO BRAND’ 또는 ‘No Brand’ 부분은 화장지류와 관련하여 일반 수요자에게 널리 알려져 있어 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력을 갖고 있고, 그 부분이 일반 수요자에게 강한 인상을 주거나 전체 상표에서 높은 비중을 차지한다고 볼 수 있으므로, 그 부분이 요부에 해당한다고 할 것이다.

(5) 이 사건 출원상표가 요부만으로 호칭될 경우 선등록상표와 그 호칭이 동일‧유사하고 그 지정상품도 실질적으로 동일‧유사하여 일반 수요자가 양 상표를 혼동할 가능성이 높다고 할 것이므로, 이 사건 출 원상표서비스표를 선등록상표의 지정상품과 동일‧유사한 상품에 함께 사용할 경우 수요자로 하여금 그 출처에 관하여 오인‧혼동을 일으키게 할 염려가 매우 크다.

5. 실무현장에서 생각하기

(1) 상표분야의 실무자들(심사관과 변리사를 포함하여)은 인터넷 사전에 등재되어 있는 단어라면 그 단어의 ‘관념/의미’에 천착한 나머지 ‘거래사회의 실정’을 구체적으로 생각하지 못하는 경향이 있습니다. 관련 지정상품에 관해서는 당연히 식별력이 없거나 미약하다고 생각하겠지요. 이 판례는 그런 경향에 대해 경종을 울립니다. 그러면서 실무자에게 더 많은 자유도와 상상력을 제공해 주기도 합니다. 유사한 사정으로 거절이유가 통지된 경우, 판례 논리처럼,  ‘표준국어대사전’의 권위를 사용한다거나, 다른 나라의 상표등록 사례를 증거로 제시할 수 있겠지요.

(2) 그런데 사실관계가 좀 다릅니다. ‘노브랜드 상품’이 영어 ‘no brand’와 병기되어 ‘원가를 줄이기 위하여 포장을 간소화하거나 상표를 붙이지 않고 파는 상품’으로 표준국어대사전에 등재되어 있는 것입니다. 게다가 ‘no brand’ 상품을 ‘노우브랜드’가 아닌 ‘노브랜드’ 상품으로 표기해야 한다는 국립국어원 외래어 표기 용례도 있습니다. 요컨대 판례의 판단 근거에는 다소 문제가 있어 보입니다.

(3) 그러나 판례는 거래사회의 실정을 감안하여 구체적인 타당성을 밝히기 위해 노력한 것 같습니다. ‘No Brand’를 출처표시로서 지정상품에 최초로 사용한 피고 보조참가인(주식회사 이마트)이 선사용 시장활동을 한 자로서의 시장에서의 지위와 먼저 권리화를 한 선등록상표권자로서의 법적인 지위를 둘다 갖고 있으므로 이를 종합적으로 판단하여 피고 보조참가인의 손을 들어 준 게 아닌가 생각합니다. 이 특허법원 판결 덕분에 주식회사 이마트는 다양한 지정상품 분야에서 ‘No Brand’ 상표권을 연이어 취득할 수 있는 길이 열렸다 하겠습니다.

(4) 여기서 잠시만, 롯데마트가 소비자들에게 더 싼 가격에 물건을 제공하겠다며 노브랜드 제품을 팔겠다면 어떻게 되는 거지요? 상품/포장에 ‘노브랜드’ 단어를 ‘직접’ 표시하는 것은 법적으로 위험해진다는 이야기가 되겠습니다. ‘노브랜드’ 단어를 상품/포장에 직접 표시하지는 않되, 정말로 상표가 부착되지 않은 상품을 판매하면서 그 판매활동을 홍보하는 팜플릿에 ‘노브랜드 상품’이라고 하는 행위는 괜찮지 않을까요?

특허법인 임앤정 | 변리사 임승섭 | 변리사 정우성 | 변리사 윤락근 | 변리사 이명훈 | 변리사 장이안 | 서울시 종로구 율곡로2길 7 서머셋팰리스 303호| 02-568-9127 | 02-568-2502 |service@asiapat.com

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