판례소개 | 영문자/한글 병기 상표

대법원 2019. 4. 3. 선고 2018후11698 판결

영문자/한글 병기 상표에 대한 ‘적극적’ 권리범위확인심판의 쟁점에 관하여

최근 ‘법리적으로’ 아주 재미있는 대법원 판결이 나왔습니다. 적극적 권리범위확인심판 사건인데요. 쉽게 말하자면, 어떤 상표권자(권리자)가 자기 권리를 침해하는 사람(기업)에게 취하는 행정쟁송 수단으로, “당신이 사용하는 상표가 내 등록상표의 권리범위에 포함되는 것이오!”라고 주장하면서 그것을 특허심판원/특허법원/대법원의 절차에서 ‘공적인 확인’을 구하는 사건입니다. 이쪽도 권리이고, 저쪽도 권리라면, “네 권리가 내 권리에 속해”라는 심판청구는 불가능합니다. 그런 심판청구는 부적법하여 각하됩니다.

이 사건이 흥미로운 것은, 영문과 한글이 병기된 등록상임에도, 한글이 생략된 영문자 상표로 상품 포장에 사용한 경우에, 비록 영문자만 상표로 표시되었더라도, 실제 사용상표인 영문자 상표에 대해서만 특정해서 적극적 권리범위확인심판을 청구할 수 없다는 것입니다. 영문자만으로 실제 상표가 사용되었더라도, 어차피 그 실사용상표는 등록되어 있는 영문자/한글 병기 상표와 동일한 사용이라고 간주되기 때문이라는 이유입니다.

1. 사실관계

원고는 2016. 6. 16. 피고를 상대로 피고의 확인대상표장이 원고의 등록상표와 동일 유사하여 원고의 등록상표의 권리범위에 속한다고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2016당1614호로 심리한 다음, 피고의 확인대상표장이 원고의 등록상표와 표장이 유사하지 아니하므로 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 이에 원고는 2018. 1. 12. 특허법원에 심결취소소송을 제기하였고, 특허법원은 양 상표의 표장이 유사하다고 판단하면서 원고의 청구를 인용하여 심결을 취소하는 판결을 하였다(특허법원 2018허1264 판결). 이에 피고가 대법원에 상고하였다.

2. 판시사항

(1) 다른 사람의 ‘등록상표인 확인대상표장’에 대한 적극적 권리범위확인심판이 적법한지 여부(소극).

(2) 이때 ‘등록상표인 확인대상표장’에는 등록된 상표와 동일한 상표는 물론 거래의 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형된 경우도 포함된다. 확인대상표장이 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분을 생략한 형태로 되어 있다고 하더라도, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 한글의 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이는 한 이는 등록상표와 동일성이 인정되는 상표라고 할 것이다.

3. 참조 판례

상표권의 권리범위확인심판은 등록된 상표를 중심으로 미등록상표인 확인대상표장이 적극적으로 등록상표의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것이므로, 다른 사람의 ‘등록상표인 확인대상표장’에 관한 적극적 권리범위확인심판은 확인대상표장이 심판청구인의 등록상표와 동일 또는 유사하다고 하더라도 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하다(대법원 1992. 10. 27. 선고 92후605 판결, 대법원 2014. 3. 27. 선고 2013후2316 판결 등 참조)

4. 판결 요지

(1) 피고의 확인대상표장은 “Reviness”이고 그 사용상품은 ‘히알루론산을 성분으로 하는 주름개선제, 보습제, 피부탄력제’이다. 피고의 등록상표는 2016. 7. 12. 출원되어 2017. 4. 24.에 등록된 “Reviness/리바이네스”이고, 그 지정상품은 ‘제10류 의료용필러, 의료용필러기기, 의료용필러주입기, 피부과용필러’이다.

(2) 확인대상표장은 영문자 ‘Reviness’로 구성되어 있고, 피고의 등록상표는 확인대상표장과 동일한 형태의 영문자 ‘Reviness’와 이를 단순히 음역한 한글 ‘리바이네스’가 이단으로 병기되어 있다. 확인대상표장은 피고의 등록상표 중 한글 음역 부분을 생략한 형태로 되어 있으나 한글 ‘리바이네스’의 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 ‘리바이네스’로 동일하게 호칭될 것으로 보이므로, 거래통념상 피고의 등록상표와 동일성 있는 상표에 해당한다.

(3) 확인대상표장의 사용상품인 ‘히알루론산을 성분으로 하는 주름개선제, 보습제, 피부탄력제’는 피고의 등록상표의 지정상품 중 ‘의료용필러, 피부과용필러’와 거래통념상 동일성 있는 상품에 해당한다.

(4) 그렇다면 확인대상표장은 피고의 등록상표와 동일하므로, 이 사건 심판청구는 피고의 등록상표가 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판으로서 부적법하다. 그런데도 이 사건 심판청구를 각하하지 않고 본안으로 나아가 이를 기각한 특허심판원의 심결에는 잘못이 있고, 원심 역시 이를 간과하고 본안으로 나아가 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 판단하였으므로, 원심판결에는 권리범위확인심판의 적법요건에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

(5) 그러므로 나머지 상고이유에 관한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하되, 이 사건은 직접 재판하기에 충분하므로, 특허심판원이 2017. 11. 14. 2016당1614호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

5. 실무현장에서 생각하기

(1) 법이건 판례건 실무이건 우리 분야는 변화가 심합니다. 변리업의 근간을 이루는 산업과 비즈니스 자체가 역동적이기 때문에 어쩔 수 없지요. 제가 처음 변리사 실무를 할 때에는 영문자와 한글이 병기된 상표인 경우, 그중 하나만 사용한다면 ‘동일한’ 사용이 아닌 ‘유사한’ 사용에 그치는 것으로 봤었습니다. 대법원이 그런 판결을 했으니까요. 그러던 것이 전원합의체 판결에 뒤집어졌습니다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결). “영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 그 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이는 한, 그 등록상표 중에서 영문자 부분 또는 한글 음역 부분만으로 구성된 상표를 사용하는 것은 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 사용한 것에 해당”한다는 것이 대법원의 새로운 입장입니다.

(2) 권리범위확인심판의 확인대상표장의 특정은 결국 상표의 사용 여부가 전제되어야하겠는데, 이 판례는 확인대상표장에는 등록된 상표와 동일한 상표는 물론 거래의 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형된 경우도 포함된다는 논리적인 디딤돌을 만든 다음에, 위 대법원 2463 전원합의체 판결의 논리로 건너갔습니다. 상표의 사용에 관한 한, “Reviness”와 “Reviness/리바이네스”는 동일한 상표로 봐야 하고, 후자가 등록상표이기 때문에 결국 이 사건은 판례가 인정하지 않는 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판 사건이 되었습니다. 확인대상표장의 등록상표에 대해 무효심판을 먼저 청구하라는 취지입니다. 한편 원고는 소외 사건으로 확인대상표장의 등록상표에 대해 무효심판을 청구한 상태입니다(2017당2713).

(3) 위와 같은 대법원의 판례를 학습한 실무자들은, 의뢰인에게 영문자와 한글을 병기해서 상표출원하는 게 더 이롭다고 권고할 수 있을지도 모르겠군요. 한 건으로 두 건의 상표출원을 하는 효과를 볼 수 있으니까요. 그러나 잘 모르고 하는 얘기지요. 비즈니스는 점점 더 글로벌화 되고 있습니다. 오늘날 외국에서의 상표출원까지 염두에 두면서 의뢰인에게 조언해야 합니다. 국제상표등록의 경우 영문자/한글 병기상표보다 영문자 상표가 이롭습니다. 영문자/한글 병기상표는 호칭이 한글에 의해 결정되고 맙니다. 그게 도움이 될 때도 있고 해가 될 때도 있지요. 케이스에 따라 다르다는 말씀입니다.

특허법인 임앤정 | 변리사 임승섭 | 변리사 정우성 | 변리사 윤락근 | 변리사 이명훈 | 변리사 장이안 | 서울시 종로구 율곡로2길 7 서머셋팰리스 303호| 02-568-9127 | 02-568-2502 |service@asiapat.com

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